Caso de Marca Registrada basada en Apellidos

RESOLUCIÓN N° 1362-2012/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N°407628-2009

 

ACCIONANTE : HERNÁN EPIFANIO CASTRO GARCIA

EMPLAZADO : JULIO ANGEL CASTRO GARCIA

Acción de nulidad de registro de marca de producto concedida bajo la vigencia de la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 823 – Nombre comercial: No acreditado - Mala fe: Inexistencia

Lima, tres de agosto de dos mil doce.

1. ANTECEDENTES:

Con fecha 10 de diciembre de 2009, Hernán Epifanio Castro García (Perú) solicitó la nulidad del registro de la marca ESTUDIOCASTROGARCIA.COM (Certificado N° 38533), que distingue servicios de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial. Manifestó lo siguiente:

(i) Goza de un derecho sobre el nombre comercial ESTUDIO CASTRO GARCIA, que viene utilizando para distinguir sus servicios de asesoría legal en matería de marcas y patentes, de la clase 45 de la Nomenclatura Oficial, habiendo sido el primer uso del mismo desde el 3 de marzo de 1993, según lo ha señalado el propio INDECOPI en el Expediente N° 124348-20011.

(ii) La marca materia de nulidad es una reproducción de su nombre comercial, siendo confundibles, por lo que su registro se encontraba incurso en la prohibición de registro prevista en el inciso b) del artículo 136 de la Decisión 486.

(iii) El hecho de que los servicios que distinguen los signos se encuentre dirigido al mismo segmento de mercado objetivo, medios de promoción y publicidad acrecientan el riesgo de asociación entre los signos.

(iv) El emplazado tenía pleno conocimiento del uso de su nombre comercial, debido a que mantenía un vínculo laboral con su persona. Por lo tanto, solicitó el registro de la marca de mala fe, con el pleno conocimiento del perjuicio causado a su derecho.

(v) Lo anterior se comprueba con el hecho de que la marca materia de nulidad nunca ha sido utilizada por el emplazado, habiendo su persona iniciado un procedimiento de cancelación de dicho registro (Expediente N° 384925-2009), así como de la marca WWW.CASTROGARCIA.COM (Certificado N°35666).
Adjuntó medios probatorios.

Con fecha 12 de marzo de 2010, Julio Ángel Castro García (Perú) absolvió el traslado de la acción de nulidad manifestando lo siguiente:

(i) La marca materia de nulidad es una marca derivada de las marcas JULIO
CASTRO GARCIA-ABOGADOS (Certificado N° 1334) Y WWW.CASTROGARCIA.COM (Certificado N° 35666), por lo que es un despropósito la acción de nulidad planteada.

(ii) La mala fe es una afirmación irresponsable y temeraria, debiendo haber solicitado la nulidad de las mencionadas marcas en su oportunidad.

(iii) Dada la antigüedad de sus registros primigenios ha prescrito cualquier acción contra los mismos.

(iv) Los medios probatorios ofrecidos por el accionante ya han sido analizados por la Autoridad en _el Expediente N° 327797-2007.

(v) Sin perjuicio de ello, los contratos que supuestamente acreditarían el vínculo laboral han sido suscritos por Estudio castro García S.A., no por el accionante, además que no prueba un vínculo laboral sino una relación contractual de profesional abogado a su cliente.

(vi) El accionante sabe de la existencia de sus marcas, así como de su nombre comercial, no obstante las viene usurpando, confundiendo a sus clientes abusando de que sus apellidos son comunes.

Adjuntó medios probatorios. Solicitó que se requiera al accionante que presente, con copia a su parte, los registros de ventas, incluyendo la certificación de legalización del libro contable, correspondientes a sus facturas y recibos por honorarios, en los que se pueda apreciar que se han cargado impuestos de IGV y no efectuado la retención del impuesto a la renta. Ofreció como medios probatorios los Expedientes N° 110029-2000, N° 124348-2001, N° 228974-1993, N° 205909-2004, 384512-2009, 384925-2009, 407874-2009 Y 327797-2007. Posteriormente, solicitó una exhibición de los recibos por honorarios presentados por el accionante.

Con fecha 29 de marzo de 2010, Hernán Epifanio Castro García señaló que el derecho sobre su nombre comercial es anterior a los registros de las marcas del emplazado. Indicó que el contrato de locación de servicios prueba que su persona contrató al emplazado para que realice servicios de asesoría legal, por lo que la otra parte sabía de la existencia de su nombre comercial mucho antes de que llegara a registrar sus marcas. Indicó que los registros de las otras dos marcas del emplazado deben ser anuladas de oficio.
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Mediante proveído de fecha 11 de junio de 2010, la Secretaria Técnica de la Comisión de Signos Distintivos denegó el pedido de audiencia de exhibición de
pruebas.

Con fecha 19 de enero de 2011, Julio Ángel Castro García presentó copia de la diligencia de exhibición de los documentos presentados en el Expediente N° 327797 -2007.

Mediante Resolución N° 0514-2011/CSD-INDECOPI de fecha 2 de marzo de 2011, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la acción de nulidad, por considerar lo siguiente:

Del nombre comercial del accionante

(i) Los medios probatorios presentados acreditan el uso de la denominación ESTUDIO CASTRO GARCIA como nombre comercial entre el 3 y 31 de marzo de 1995 y al menos desde el 18 de julio de 2008 hasta el 16 de diciembre de 2009; sin embargo, no acreditan que dicho nombre comercial estuvo usándose a la fecha en que se solicitó el registro de la marca cuya nulidad se pretende (16 de marzo de 2005).

(ii) Al no existir el derecho sobre el cual- se sustenta la solicitud de nulidad (supuesto nombre comercial), ésta resulta improcedente, por lo que no corresponde realizar el examen de riesgo de confusión.
De la mala fe del emplazado.

(iii) Conforme se ha señalado, los documentos presentados acreditan que el accionante ha usado el nombre comercial ESTUDIO CASTRO GARCIA, para identificar actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios jurídicos (clase 45) en los periodos entre el 3 y 31 de marzo de 1995 y al menos desde el 18 de julio de 2008 hasta el 16 de diciembre de2009.

(iv) Del convenio de servicios presentado y de la carta notarial puede inferirse que el emplazado tuvo conocimiento del nombre comercial ESTUDIO CASTRO GARCIA que el accionante usó en las fechas mencionadas.

(v) No obstante lo anterior, no se ha acreditado la existencia de los derechos sobre el nombre comercial en mención a la fecha del registro de la marca materia de nulidad, por lo que, si bien el emplazado pudo haber tenido conocimiento del nombre comercial del accionante en las fechas indicadas, ello no determina la existencia de mala fe al presentar la solicitud de registro de la marca materia de nulidad (16 de marzo de 2005).

 

(vi) Aun cuando se hubiese acreditado el uso del nombre comercial a la fecha de solicitud de registro ello tampoco hubiera determinado la existencia de mala fe por parte del emplazado, toda vez que la marca ESTUDIOCASTROGARCIA.COM es una variación de sus marcas registradas con anterioridad.

(vii) Si bien el emplazado ha ofrecido como medios probatorios lo actuado en los Expedientes N° 110029-2000, N° 124348-2001, N° 228974-1993, N° 205909-2004, 384512-2009, 384925-2009, 407874-2009 Y 327797-2007, para demostrar que no actuó de mala fe, ya no será necesario actuar las pruebas ofrecidas, puesto que el accionante ha aportado todas las pruebas que consideró necesarias para ese fin y no ha logrado acreditarla; por lo tanto, los medios probatorios ofrecidos por el emplazado sólo podrían abundar en un extremo ya resuelto por esta Comisión, en su favor.

Con fecha 28 de marzo de 2011, Hernán Epifanio Castro Porras interpuso recurso de apelación adjuntando medios probatorios a fin de acreditar el uso continuo de su nombre comercial. Asimismo, reiteró el argumento referido a la mala fe del emplazado. Con fecha 29 de marzo de 2011 solicitó la confidencialidad de la documentación presentada: posteriormente, precisó que el plazo de 'la confidencialidad es de 20 años.

Con fecha 13 de setiembre de 2011, los Vocales de la Sala de Propiedad Intelectual declararon información reservada y confidencial las facturas presentadas como anexos mediante escrito de fecha 28 de marzo de 2011, por el plazo de 20 años.

Con fecha 21 de diciembre de 2011, Julio Ángel Castro García absolvió el traslado de la apelación reiterando sus argumentos, respecto a que la marca materia de nulidad es una marca derivada de otras dos marcas registradas y de que el accionante las viene usurpando, confundiendo a sus clientes. Agregó que tendría que evaluarse el uso del nombre comercial del accionante durante los periodos de solicitud de registro de las marcas JULIO CASTRO GARCIA - ABOGADOS Y WWW.CASTROGARCIA.COM, que son marcas derivadas de la que es materia de la presente acción de nulidad.

Con fecha 17 de abril de 2012, Julio Ángel Castro García solicitó que se tengan en cuenta los Expedientes N° 110029-2000, N° 124348-2001, N° 228974-1993, N° 205909-2004, 384512-2009, 384925-2009, 407874-2009 Y 327797-2007.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN.

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:

a) Si el accionante ha acreditado el uso de su nombre comercial.
b) De ser el caso, si existe riesgo de confusión entre el nombre comercial del
accionante y la marca materia de nulidad.

c) Si el emplazado ha actuado-de mala fe al obtener el registro de la marca
ESTUDIOCASTROGARCIACOM (Certificado N° 38533).

d) Si corresponde declarar la nulidad del registro de la marca
ESTUDIOCASTROGARCIACOM (Certificado N° 38533).

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de Antecedentes

Se ha verificado que:

a) Con fecha 22 de junio de 2005, el emplazado, Julio Ángel Castro García obtuvo el registro de la marca ESTUDIOCASTROGARCIACOM, bajo Certificado N° 38533, para distinguir servicios jurídicos y consultas sobre marcas y patentes, de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial, vigente hasta el 22 de junio de 2015. El registro fue solicitado el16 de marzo de 2005.

.b) Adicionalmente, el emplazado es titular de las siguientes marcas de servicio, que distinguen servicios de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial:

- JULIO CASTRO GARCÍA-ABOGADOS, registrada bajo Certificado N°1334, para
distinguir servicios legales, servicios de agentes de Propiedad Industrial, vigente
desde el 30 de diciembre de 1993 hasta el 30 de diciembre de 2013.

Con fecha 20 de marzo de 2009, bajo Expediente N° 384925-2009, Hernán Epifanio Castro García ha solicitado la cancelación de la marca en cuestión, encontrándose el procedimiento en trámite ante la Comisión de Signos Distintivos.
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Mediante Resolución N° 1024-2011/CSD-INDECOPI de fecha 6 de mayo de 2011, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la acción de cancelación.

En virtud al recurso de apelación interpuesto por Julio Ángel Castro García, se ha expedido la Resolución N° 0023-2012/CSD-INDECOPI de fecha 9 de julio de 2012, por la cual se declaró infundado el recurso de reconsideración. A la fecha dicha resolución no ha quedado consentida.

-WWW.CASTROGARCIA.COM. registrada bajo Certificado N° 35666, para distinguir servicios legales y de asesoría legal y en especial servicios de asesoramiento en Propiedad Industrial, vigente desde el 23 de junio de 2004 hasta el 23 de junio de 2014.

 

 

Con fecha 12 de diciembre de 2009, bajo Expediente N° 407874-2009, Hernán Epifanio Castro García ha solicitado la cancelación de la marca en cuestión, encontrándose el procedimiento en trámite ante la Comisión de Signos Distintivos.

Mediante Resolución N° 2098-2011/CSD-INDECOPI de fecha 26 de agosto de 2011, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la acción. En virtud al recurso de apelación interpuesto contra esta resolución el expediente ha sido elevado a la Sala de Propiedad Intelectual, encontrándose pendiente de resolución.

2. Nulidad del registro de una marca

.2.1 Determinación de la norma aplicable

La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, han surtido los efectos previstos por la ley. Siendo así, es importante para declarar la nulidad de un registro determinar la norma que se encontraba vigente al momento en que se otorgó, ya que la nulidad del registro se evaluará de acuerdo a las causales de fondo previstas en la norma vigente a la fecha de concesión de la marca. En tal sentido, aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad no invalidan un registro otorgado válidamente de acuerdo a la normatividad vigente al momento de su concesión. Lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 103 de nuestra. Constitución.

En el presente caso, al momento de otorgarse el registro de la marca de servicio ESTUDIOCASTROGARCIA.COM (22 de junio de 2005), se encontraban vigentes la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 823. En consecuencia, la solicitud de nulidad del registro de dicha marca debe ser evaluada sobre la base a lo dispuesto en dichas normas.

En cuanto a la parte procedimental, cabe señalar que se aplica la norma vigente a la fecha de tramitación de la acción de nulidad. Por lo tanto, la norma aplicable en cuanto a la parte procedimental es la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 1075.

2.2 Causales de Nulidad

El artículo 172 de la Decisión 486 señala que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

 

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

El artículo 136 inciso b) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

"b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; (... )".

En el presente caso, la acción de nulidad se ha sustentado en la existencia de riesgo de confusión entre la marca materia de nulidad y el nombre comercial usado por el accionante, así como en la existencia de mala fe por parte del emplazado.

Teniendo en cuenta ello y atendiendo al recurso de apelación, corresponde previamente determinar si el accionante ha acreditado el uso de su nombre comercial y luego de ello, deberá determinarse si existe riesgo de confusión entre dicho nombre comercial y la marca materia de nulidad.
I
3. Nombre comercial del accionante

3.1 Diferencia entre el nombre comercial y la marca

La marca es el signo que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados o prestados por una persona de los productos o servicios de otra. La protección legal de las marcas está regida por el principio registral, de acuerdo al cual el derecho sobre la marca se adquiere con el acto administrativo del registro, el mismo que concede una protección legal de la marca en todo el territorio nacional del país en que se efectuó dicho registro.

El nombre comercial, en cambio, es el signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, diferenciándolo de las actividades de sus competidores. Conforme se ha señalado, el nombre comercial se encuentra protegido en virtud de su uso, sin que sea necesario el registro mismo, el cual tiene efectos meramente declarativos, teniendo como ámbito de tutela la extensión territorial en la que tiene una influencia efectiva.

A diferencia de lo que ocurre con las marcas, un nombre comercial no necesita ser inherentemente distintivo, por lo que puede estar compuesto de términos genéricos, descriptivos o corrientes en el giro de actividades referidos al objeto o actividad de la empresa titular o indicativos del lugar geográfico en el que la empresa funciona. Sólo se exige que el nombre comercial adoptado por una

empresa sea suficientemente diferente de los nombres comerciales usados por empresas anteriores para evitar cualquier riesgo de confusión o de asociación equívoca. En tal sentido, la distintividad del nombre comercial se apreciará en función de su aptitud para distinguir en los hechos a la entidad que lo usa frente a los demás que operan en el mismo mercado. Así, podrían constituir nombres comerciales válidos, por ejemplo, ALFOMBRAS SINTÉTICAS, INTERNATIONAL BUSINESS MACHINERY o CERVECERIA CUSQUEÑA.
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3.2 Riesgo de confusión entre un nombre comercial y una marca

En la medida que el derecho sobre un nombre comercial se adquiere con su uso efectivo en el mercado - siendo su registro sólo declarativo - y el derecho sobre una marca nace con el registro (su registro es constitutivo), los posibles conflictos que se puedan generar como consecuencia de la concurrencia en el mercado de un nombre comercial y una marca hacen necesario considerar en forma sistemática y concordada la naturaleza y funcionamiento de ambos elementos de la propiedad industrial, a fin de que la competencia se desarrolle en forma leal, permitiendo que los agentes económicos sean recompensados por el fruto de su esfuerzo, posibilitándose así a los consumidores la adopción de decisiones de compra eficientes.

El titular de un nombre comercial usado (el cual es protegido por el derecho industrial a pesar de no estar registrado) está facultado por el ordenamiento jurídico para oponerse al uso o registro de un signo idéntico o similar, impedir su utilización en el mercado y solicitar su anulación (dimensión negativa), así como para usarlo, cederlo, conceder una licencia sobre él y adoptarlo como marca (facultad positiva)".

De acuerdo a la legislación de la materia, sólo el titular de un nombre comercial puede registrarlo como marca. Asimismo, sólo el titular de una marca puede utilizarla y registrarla como nombre comercial.

Si bien la norma confiere al titular de un nombre comercial el derecho exclusivo a registrar el mismo como marca y en consecuencia evitar que terceros obtengan el registro de dicho signo, la Sala conviene en precisar que este derecho no es absoluto ni irrestricto.

Así, en el país, pueden existir una gran cantidad de nombres comerciales idénticos o similares para distinguir las mismas actividades o actividades entre las que exista conexión competitiva, por lo que en virtud de lo establecido en la legislación de la materia, cada titular de dichos nombres comerciales tendría el legítimo derecho de registrar su signo como marca y evitar que terceros lo registren. Sin

 

embargo, el ejercicio efectivo de dicho derecho por cada uno de sus titulares no es posible, ya que ello significaría la coexistencia en el registro dé marcas y/o nombres comerciales idénticos o similares, la cual está expresamente prohibida por la ley (artículo 136 incisos a) y b) de la Decisión 486).

Dentro de este contexto es necesario determinar cuáles son los criterios a aplicarse a fin permitir el ejercicio del derecho contenido por la ley.

a) Conflicto entre un nombre comercial anteriormente utilizado y la solicitud de registro de una marca. En este caso, debe tenerse presente que en el Perú el nombre comercial es protegido dentro de su zona de influencia económica, por lo que la Sala es de la opinión que el titular de un nombre comercial sólo podrá oponerse - en base al derecho concedido por la ley de la materia concordado con el artículo 136 inciso b) de la Decisión 486 - al registro de una marca idéntica o similar a su signo cuando el ámbito geográfico de influencia de su nombre comercial abarque casi todo el territorio peruano. En este caso, el derecho de exclusiva a nivel nacional que otorga el registro de una marca puede afectar la distintividad del nombre comercial y provocar riesgo de confusión en el Consumidor. Sin embargo, aquellos nombres comerciales que no tienen mayor transcendencia geográfica, aun cuando demuestren un uso anterior, no podrán lograr la denegatoria del registro de la marca.

b) Conflicto entre un nombre comercial solicitado y una marca o nombre comercial registrado. Aquí deberá considerarse que el hecho que se acredite el uso de un nombre comercial no significa necesariamente que éste acceda directamente a registro, puesto que el mismo sólo será posible en la medida que no se afecten los derechos registrales de terceros adquiridos con anterioridad. Es decir, que en caso se solicite el registro de un nombre comercial (o de una marca en base a la titularidad de su nombre comercial) no podrá ser registrado si ya existe registrado a favor de un tercero un signo distintivo que sea idéntico o similar al suyo, ya que en esos casos su coexistencia inducirá a confusión al público. Lo anterior se aplica incluso cuando el nombre comercial del solicitante haya sido utilizado en el comercio con anterioridad al registro del tercero. En estos casos, no es necesario determinar el ámbito territorial del nombre comercial registrado, puesto que la publicidad que otorga el registro determina que éste sea protegido en todo el territorio nacional.

a) En caso de conflicto entre un nombre comercial solicitado y un nombre comercial utilizado con anterioridad a la solicitud de registro. Aquí habrá que atender a la antigüedad de los mismos. Así, en el caso que tanto el solicitante del registro como el opositor del mismo sustenten sus respectivos derechos en el uso de nombres comerciales, la Sala es de la opinión que si el solicitante demuestra

 

que su nombre comercial ha sido utilizado con anterioridad al del opositor, tendrá un mejor derecho a obtener el registro del mismo como marca. Sin embargo, en caso que el nombre comercial del opositor sea más antiguo que el del solicitante, sólo podrá lograr la denegatoria del registro si éste tiene una influencia efectiva en gran parte del territorio del país. Caso contrario, se procederá al registro del nombre comercial posterior, sin perjuicio de que éste deba respetar el ámbito de protección del nombre comercial anterior. Así, si el uso del nombre comercial posterior genera confusión en la zona geográfica de influencia -económica del nombre comercial anterior, aun cuando prospere el registro del nombre comercial posterior, en esa zona geográfica, dicho nombre comercial no podrá usarse.

3.3 Pruebas de uso

El artículo 195 de la Decisión 486 dispone que los países miembros pueden exigir la prueba de uso de acuerdo a su legislación interna. La Sala considera que las pruebas para acreditar el uso deben servir para demostrar la identificación efectiva de dicho nombre comercial con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.

Así, la protección que se otorga al nombre comercial está supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento mercantil o empresa o la actividad económica que distingue, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo exime de la exigencia de uso para mantener su vigencia.

Lo expuesto implica que la Oficina competente debe evaluar las pruebas de uso de un nombre comercial para que éste pueda acceder a registro, cuestión que ha sido regulada y continúa siéndolo por la normatividad vigente sobre la materia. •

3.4 Medios probatorios presentados

Con el fin de acreditar el uso de su nombre comercial ESTUDIO CASTRO GARCIA, el accionante ha presentado los siguientes comprobantes de pago:
I
Comprobantes de pago

- Copias de tres facturas emitidas por Estudio Castro García Patents & Trademarks, el 3 y 31 de marzo de 1993, por la prestación de servicios relacionados con trámites de solicitud de registro de una marca y una patente de invención (fajas 37 a 39).

 

 

- Copias de facturas emitidas por Estudio Castro García & Asociados S.A.C. (RUC N° 20462342862) a distintas empresas, entre setiembre de 2004 y mayo de 2008, por servicios de asesoría y tramitación en materia de Propiedad Intelectual. Estas pruebas fueron declaradas confidenciales.

 

- Copias de recibos por honorarios emitidos por Estudio Castro García Abogados de Hernán E. Castro García (RUC N° 10079608314) entre el18 de julio y 5 de noviembre de 2008, así como el 1 de agosto, 30 de setiembre y 16 de diciembre de 2009, por distintos trámites en materia de registro y renovación de marcas (fajas 40 a 44).

 

Contratos
- Copia de contrato para publicar avisaje en el directorio telemático de Entel
Perú S.A., de fecha 19 de mayo de 1992, correspondiente a ESTUDIOCASTRO GARCIA, ubicado en Calle Los Pinos 602 (foja 48).

- Copia de un convenio de servicios de fecha 25 de marzo de 1993 (fajas 56
y 57), celebrado entre Julio Ángel Castro García (el "cliente") y Hernán
Epifanio Castro García (el "agente"). En dicho documento el "cliente"
declara tener una cartera de clientes del extranjero que pertenecen a su
"Estudio Jurídico" o al "Estudio Castro García S.A." Asimismo, por medio de
este contrato el "agente" se compromete a administrar la cartera de todos
los clientes extranjeros del "cliente".

Cartas
- Copia de una carta de fecha 19 de octubre de 2009, remitida por la Jeta del
Servicio de Atención al Ciudadano del lNDECOPI al Estudio Castro García
& Abogados, con Casilla 7 del lNDECOPI - correspondiente al accionante
con motivo del servicio de casillas (foja 47).

- Copia de carta notarial de fecha 01 de agosto de 2000, dirigida a JULIO
ANGEL CASTRO GARCIA en respuesta a una carta notarial de fecha 12
de julio de 2000 (fojas 50 a 54). Mediante dicha carta, HERNAN EPIFANIO
CASTRO GARCIA le manifiesta a JULIO ANGEL CASTRO GARCIA que
viene utilizando, en forma ininterrumpida, el nombre comercial ESTUDIO
CASTRO GARCIA - PATENTS & TRADEMARKS desde marzo del año
1993, es decir, con anterioridad al signo usado por dicha persona (desde
enero de 1996), razón por la cual no tienen que pedirle autorización para el
uso de dicho nombre comercial.

 

- Copias de cartas del 8 de febrero y de abril de 1996, dirigidas al "Estudio Castro García" con motivo de haber sido reconocido con el galardón Arco Europa a la imagen en calidad y prestigio empresarial (fajas 58 y 59).
Otro
- Copia de autorización municipal de funcionamiento de fecha 23 de mayo de
1994, otorgada por la Municipalidad de Miraflores al accionante, para el
inicio de su actividad en el giro de servicios de asesoría, consultoría e
investigación en materia de marcas y patentes, vigente hasta el 31 de
diciembre de 1996 (foja 46).

Previamente al análisis de los medios probatorios mencionados, corresponde indicar que a fin de que el accionante pueda oponer su derecho sobre el emplazado, debe acreditar el uso de su nombre comercial ESTUDIO CASTRO GARCIA con anterioridad al registro de la marca materia de la presente acción de nulidad, esto es, de la marca ESTUDIOCASTROGARCIA.COM, registrada el 22 de junio de 2005, bajo Certificado N° 385336.

De la revisión y análisis de los medios probatorios, se advierte lo siguiente:

(i) El primer grupo de facturas mencionadas acredita el uso del signo
ESTUDIO CASTRO GARCIA PATENTS & TRADEMARKS, no obstante,
dicho uso sólo se ha efectuado el 3 y 31 de marzo de 1993; además, no
se ha probado que haya sido efectuado por el accionante. Por lo tanto,
estas facturas-no acreditan un derecho por parte del accionante.

(ii)El segundo grupo de facturas (que han sido presentadas con la apelación
y que han sido declaradas confidenciales) acreditan el uso del siguiente
signo como nombre comercial:

Este nombre comercial ha sido usado entre el 8 de setiembre de 2004 y el 14 de mayo de 2008, es decir, con anterioridad al registro de la marca materia de la presente acción de nulidad (22 de junio de 2005); sin embargo, atendiendo al RUC consignado en las facturas, dicho nombre comercial ha sido usado por la sociedad anónima Estudio Castro García & Asociados S.A.C., no por el accionante.

Si bien, de la información obtenida de la página web de SUNAT, se ha verificado que la persona del accionante es gerente general del Estudio Castro García & Asociados S.A.C., dicho cargo no le otorga derecho sobre los activos de la mencionada sociedad, a lo que se debe agregar que, en el presente caso, Hernán Epifanio Castro García está actuando por derecho propio, en su calidad de persona natural, no como gerente general, socio o representante de la mencionada sociedad Estudio Castro García & Asociados S.A.C.

 

(iii)Los recibos por honorarios acreditan el uso de la denominación ESTUDIO CASTRO GARCIA ABOGADOS, como nombre comercial, esta vez por parte del accionante; no obstante, dicho uso se ha efectuado entre el 18 de julio de 2008 y el 16 de diciembre de 2009, de manera que es posterior al registro de la marca materia de nulidad (22 de junio de 2005). Por tal razón, los recibos por honorarios presentados no son pertinentes a fin- de evaluar la nulidad del registro de la marca materia del presente procedimiento.

(iv) El contrato y convenio presentados, así como las cartas de febrero y abril de 1996, en su conjunto, prueban que el accionante ha prestado servicios de asesoría jurídica, a través del Estudio Castro García; no obstante, sólo acreditan dicha actividad en los años 1992 y 1993, no con posterioridad, existiendo una diferencia de más de 10 años entre el periodo de dicho uso y el registro de la marca materia de nulidad.

(v) La carta enviada por el INDECOPI al accionante demuestra que éste contrató el servicio de casilla del INDECOPI; sin embargo, no acredita en sí el uso de un
determinado nombre comercial; además, se trata de un documento del año 2009, es decir, emitido con posterioridad al registro de la marca materia de nulidad.

(vi) La carta notarial del 1 de agosto de 2000 no acredita el ejercicio de una actividad económica por parte de accionante, puesto que sólo se trata de un documento por el cual la persona del accionante responde cuestionamientos efectuados por la emplazada.

(vii) Finalmente, la autorización municipal presentada prueba que el 23 de mayo de 1994 el accionante obtuvo la licencia para el funcionamiento de su establecimiento comercial destinado al servicio de asesoría, consultoría e investigación en marcas y patentes; no obstante, dicho documento no contiene el nombre comercial que habría venido usando el accionante para identificar su actividad comercial.

En cuanto a los Expedientes N° 110029-2000, N° 124348-2001, N° 228974- 1993, N° 205909-2004, 384512-2009, 384925-2009, 407874-2009 y 327797-2007, cabe señalar que se han tenido en cuenta los mismos, no obstante no contienen medios probatorios relacionados con el nombre comercial alegado por el accionante en el presente caso.

Por lo tanto, en el presente caso, el accionante no ha acreditado haber venido usando un nombre comercial a la fecha de solicitud y registro de la marca materia de la presente acción. Por lo tanto, no corresponde evaluar si la marca registrada se encontraba incursa en la prohibición de registro prevista en el inciso b) de la Decisión 486.

 

 

4. Análisis de la mala fe

4.1 Concepto y naturaleza jurídica de la buena fe

El derecho comparado y la doctrina nacional coinciden en considerar a la buena fe como un principio general del derecho, aunque también se utiliza el concepto para establecer un estándar jurídico o un modelo de conducta a seguir. En efecto, Torres Vásquez señala que los principios generales, entre ellos, la buena fe, fundamentan o sustentan todo el ordenamiento jurídico. Es, a su juicio, además, un principio general de integración: a falta de ley o de costumbres, los vacíos que presenta el ordenamiento jurídico se integran con los principios generales, entre los que figura la buena fe.

De la Puente y Lavalle señala que la buena fe es considerada en forma consensual por la doctrina como un elemento de la vida que el derecho ha recibido dándole precisiones técnicas para transformarlo en un concepto jurídico.
La buena fe no es una creación del legislador, que ha preestablecido su contenido; es la adaptación de un principio inherente a la conducta de los hombres, en la esfera más amplia de todas sus relaciones, que ha sido preciso regular para que sea susceptible de tener efectos jurídicos. Por su parte, Jiménez Vargas-Machuca señala que la buena fe, como principio general del derecho, constituye una vía de comunicación del derecho con la moral social y con la ética, lo cual supone la canalización del derecho hacia sus metas más elevadas.

Agrega la autora nacional últimamente citada que si bien nuestro Código Civil es asistemático en su conceptualización - al considerarla un principio general interpretativo de los contratos y los actos jurídicos, mientras que, por otro lado, menciona que los contratos se rigen por "las reglas de la buena fe y común intención de las partes" - la ubica como principio precisamente en la norma que establece la forma como debe interpretarse el acto jurídico.

Con relación a la propiedad intelectual, el Tribunal Andino ha señalado recientemente en el Proceso 65-IP-2004 lo siguiente:

"La buena fe es concebida como. la convicción ó conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el lograr algo con mala fe, vale decir con procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de obrar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.

En el régimen marcario andino el' principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro. El obrar en sentido contrario, es decir, con mala fe es sancionado por el régimen jurídico, con la nulidad de la actuación que estuvo regida o alimentada por ella (...)".

 

 

En el ámbito administrativo, la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) establece como uno de los principios en los que se sustenta el procedimiento administrativo (Artículo IV del Título Preliminar) al Principio de conducta procedimental (numeral 1.8), por el cual la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contraria a la buena fe procesal, lo que ha sido destacado por comentaristas nacionales y extranjeros.


4.2 Clasificación de la buena fe

Aunque el principio de buena fe goza del atributo de unidad, la doctrina ha establecido una clasificación entre buena fe objetiva y buena fe subjetiva. Esta clasificación responde, en buena cuenta, a las dos formas en que se manifiesta el derecho: como normativa o como facultad. Así, la buena fe objetiva se vincula con el cumplimiento de las reglas de conducta establecidas normativamente, mientras que la buena fe subjetiva está asociada con la intencionalidad del agente, en la creencia o ignorancia en la que éste pueda actuar para no dañar
un interés ajeno tutelado por el derecho.

Se admite asimismo que el legislador pueda establecer un marco de tratamiento del principio de la buena fe en sentido negativo estableciéndose conductas típicas que no son aceptadas en el tráfico mercantil, porque se considera que atentan contra su funcionamiento y el desenvolvimiento de la competencia en el mercado. La primacía del orden público sobre el principio de la buena fe subjetiva se encuentra reflejada claramente en el último párrafo del artículo 11 del Decreto Legislativo 823. Esta disposición ha excluido expresamente de su ámbito la aplicación del artículo 2014 del Código Civil.

5. El papel de la buena fe en el sistema competitivo de mercado

5.1 Consideraciones generales

La buena fe constituye un principio de observancia- general para cualquier relación jurídica. Sin embargo, en el campo del derecho industrial, se manifiesta con un mayor grado de exigencia. Consecuentemente, la actuación de la Administración se orienta hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que reclama el tráfico mercantil, relacionándolo con el fenómeno de la competencia económica y las ramas del derecho que giran dentro de ese entorno, como sucede con el• Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia.

 

Aplicando lo anterior al contexto que nos ocupa, los signos distintivos constituyen el elemento identificador de los productos y servicios existentes en el mercado, que contribuyen de manera significativa a reconocer el origen empresarial que responde por ellos. En tal sentido, debe asegurarse su transparencia en beneficio no sólo de los empresarios que compiten entre sí sino fundamentalmente de los consumidores y/o usuarios que son los últimos beneficiarios de dichos bienes y servicios.

En atención a lo anterior, el empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquellas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral sino, además, definir su origen propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien solicita el registro de un nuevo signo.

Para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de solicitar su registro. El comportamiento desleal o de mala fe del titular de la marca registrada supone la ruptura de un principio tan fundamental como es el de la seguridad del tráfico jurídico, cuya consecuencia ineludible debe ser - dependiendo en el momento en el que se produzca - alguna de las siguientes: desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro; denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 ; o sancionar con nulidad el derecho de exclusiva obtenido sobre determinado signo.

En el campo de la propiedad industrial no cabe duda de la supremacía del principio de la buena fe subjetiva, puesto que la materia de regulación tiene por objeto conservar la transparencia del mercado, protegiendo tanto los intereses de los competidores como los de los consumidores. Es por ello que tanto la Decisión 486 como el Decreto Legislativo 823 restringen el acceso de determinados signos al registro a través del establecimiento de prohibiciones absolutas y relativas. Pero también es verdad que regulan en forma objetiva qué tipo de conductas representan actos de mala fe porque atentan contra el desenvolvimiento de la competencia y la transparencia del mercado a través de la actividad deshonesta y desleal en las prácticas comerciales.

5.2 La mala fe en la etapa pre y post registral

En nuestra legislación vigente en materia de propiedad industrial, el principio de la buena fe objetiva se encuentra presente en la etapa pre y post registral.

i) En la etapa pre-registral se pone de manifiesto a través de la prohibición de
registro contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486, según la cual
se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un
representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el
titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero. En estos
casos, la Autoridad denegará el registro de un signo solicitado.
I
El supuesto antes descrito no es el único caso de mala fe que puede presentarse al solicitar el registro de un signo distintivo; para los demás .supuestos deberá tenerse en consideración que, al no haber una causal de prohibición, no es posible denegar de oficio o a pedido de parte el registro de un signo basado en tales supuestos. Ello resulta aun más relevante si, durante la etapa pre-registral, la actuación de la Administración ha de orientarse especialmente hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil.

Ante ello, debe tenerse en consideración que, al haber impuesto el artículo 6 del Decreto Legislativo 823 la carga en la administración de no reconocer la prelación del solicitante cuando quede demostrado que obró sin buena fe y al haber relacionado dicha consecuencia con un derecho (derecho de prelación) cuya vigencia natural es pre-registral, la consecuencia lógica es la de reconocer a los actos de mala fe no contemplados expresamente en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 como causal de prohibición relativa al registro, cuya aplicación procederá en forma análoga al procedimiento de nulidad.

(ii) Con relación a la etapa post-registral, el artículo 172 de la Decisión 486
establece que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud
de cualquier persona la nulidad relativa de un registro de marca cuando éste se
hubiera efectuado de mala fe. Cabe indicar que la Decisión 486 no describe - ni
siquiera a título de ejemplo, como sí lo hacía la Decisión 344 - qué conductas
constituyen actos de mala fe por ser reprobables objetivamente, ya que son
contrarias a la seguridad jurídica y representan un obstáculo para el
desenvolvimiento de la competencia.

Debido a que la noción de mala fe constituye un concepto general, cuyo contenido está representado por una gran diversidad de situaciones que deberán ser analizadas por la Autoridad competente en cada caso concreto, la enumeración de los supuestos que pueden generar la aplicación del concepto de mala fe no puede ser establecida taxativamente.

Frente a esta complejidad de situaciones, conviene mencionar, en términos generales, siguiendo lo establecido en el derecho comparado, que incurre en mala fe quien - en forma reprobable y valiéndose de una solicitud de registro - tenga por finalidad alcanzar un derecho formal .sobre una marca con la deliberada intención de perjudicar a un competidor.

 

 

 

En este orden de ideas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en el Proceso 30-IP-97 que:

"(...) para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. La injusticia e ilegalidad del perjuicio resulta de la mayor importancia, pues bajo determinadas circunstancias el ordenamiento tolera la causación de un daño, v. gr. en punto de la competencia económica es natural que cuando un agente del mercado logra conquistar a un cliente, ello implique un perjuicio para los competidores (que ya no contarán con ese cliente), pero el mencionado perjuicio está permitido, y hasta se tutela a quien lo produce, en cuanto no se hayan utilizado medios desleales".

Asimismo, el mencionado Tribunal Andino señala que:

“(...) se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme su inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además que el comportamiento de una persona no se ha desplegado con la intención de causar daño alguno, o de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio, como resultado de lo cual quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo".

5.3 Aplicación al caso concreto

En el presente caso, el accionante ha sostenido que el emplazado ha actuado de mala fe, por cuanto tuvo conocimiento de la existencia de su nombre comercial con anterioridad al registro de la marca materia de nulidad. Agregó que, incluso, el emplazado ha prestado servicios de asesoría a su estudio jurídico.

De lo expuesto y de la revisión de lo actuado en el presente expediente, corresponde indicar lo siguiente:
I
I
(i) Los medios probatorios presentados no acreditan que el accionante haya
venido haciendo uso del nombre comercial ESTUDIO CASTRO GARCIA
con anterioridad al registro de la marca materia de nulidad sino que
acreditan que dicho uso se ha efectuado con posterioridad al registro.

 

 

 

Cabe agregar que, con fechas 14 de julio de 2000 y 5 de marzo de 2001, bajo Expedientes N° 110029-2000 Y N° 124348-2001, respectivamente, el accionante solicitó el registro del nombre comercial ESTUDIO CASTRO GARCIA, para distinguir la actividad económica de prestación de servicios de asesoría (clase 42); no obstante, en los dos casos formuló desistimiento del procedimiento.

(ii) A ello se debe agregar que, conforme se desprende del Informe de
Antecedentes, el emplazado es titular de la marca JULIO CASTRO
GARCIA-ABOGADOS (Certificado N° 1334), desde el 30 de diciembre de
1993; y, asimismo, de la marca WWW.CASTROGARCIA.COM
(Certificado N° 35666), desde el 23 de junio de 2004, lo que significa que
cuenta con derechos anteriores sobre la denominación CASTROGARCIA,
respecto de servicios de asesoría, en particular, de asesoría en materia
de Propiedad Industrial.

(iii) Del convenio de servicios de fecha 25 de marzo de 1993, celebrado entre
el accionante y el emplazado, se desprende que no sólo el accionante se
dedicaba a prestar servicios de asesoría jurídica, sino igualmente el
emplazado, habiéndose consignado que éste contaba con una cartera de
clientes extranjeros que pertenecían a su estudio jurídico o al Estudio
Castro García S.A. del cual era copropietario. En dicho documento se
convino que Hernán Epifanio Castro García ( el agente) administre la
cartera de clientes extranjeros de Julio Angel Castro García (el cliente), a
cambio de una comisión o pago de servicios. De esto no se desprende
alguna conducta desleal del emplazado hacia el accionante, más aún
teniendo en cuenta que como se indica en dicho documento, a marzo del
año 1993 el emplazado era copropietario del estudio denominado Castro
García S.A.

Teniendo en cuenta lo expuesto, en el presente caso no se ha demostrado que
Julio Ángel Castro García haya actuado con mala fe al obtener el registro de la
marca materia de nulidad. En consecuencia, corresponde declarar infundada la
acción de nulidad.
IJ
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

CONFIRMAR la Resolución N° 0514-2011/CSD-INDECOPI de fecha 2 de marzo de 2011, que declaró INFUNDADA la acción de nulidad interpuesta por Hernán Epifanio Castro García respecto de la marca ESTUDIOCASTROGARCIA.COM (Certificado N° 38533), de Julio Ángel Castro García.

 

 

Con la intervención de los Vocales: María Soledad Ferreyros Castañeda,
Teresa Stella Mera Gómez, Virginia María Rosasco Dulanto y Edgardo
Enrique Rebagliati Castañón.

 

 

MARIA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA
Presidenta de La Sala de Propiedad Intelectual